Marquage dans le métavers : Augmentation du nombre de demandes de marques de commerce liées aux JNF et pratiques exemplaires à adopter pour protéger votre marque

Le Comité sur l’anticontrefaçon de l'IPIC est fier de présenter sur le blogue L'OPInion une série d'articles concernant le paysage numérique en évolution, qui mettent en vedette les jetons non fongibles (JNF), les nouvelles applications mobiles et web, ainsi que le marquage dans le métavers et l'intelligence artificielle. Cliquez ici pour lire notre dernier article de la série qui présente les JNF et l’implication du métavers dans la contrefaçon.

Augmentation du nombre de demandes de marques de commerce liées aux JNF

Au cours du premier trimestre de 2022, plus de 1 900 demandes de marques de commerce liées aux JNF ont été déposées aux États-Unis, dépassant le nombre total de demandes déposées en 2021. Au Canada, plus de 250 demandes de marques de commerce ont été déposées pour des produits et/ou services « de collection numériques » et plus de 50 demandes sont en attente d’approbation pour des produits et/ou services liés directement à des « jetons non fongibles », environ 500 demandes de marques de commerce liées à des « marchandises numériques virtuelles » ont été déposées et plus de 540 demandes ont été déposées en association avec des « jetons numériques. » Étant donné que le marché des JNF est rapidement devenu une industrie d'un milliard de dollars, plusieurs marques qui ont planifié d’offrir ou ont offert des produits liés aux JNF ont attaché de la valeur à la protection de leurs actifs par l’entremise des demandes de marques de commerce. Bien que le nombre de demandes de marques de commerce liées à des JNF continue d’augmenter, des questions demeurent sur la façon de préparer et de déposer efficacement les demandes, compte tenu du régime de marques de commerce existant et des potentielles objections d'examen.

Enjeux potentiels concernant les demandes de marques de commerce liées aux JNF

Les demandes de marques de commerce liées aux JNF, comme toutes les autre demandes déposées à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), font l’objet d’un examen et d’une évaluation pour une variété d’objections possibles, y compris le fait que les produits et/ou services du déposant ne sont pas décrits dans des termes commerciaux ordinaires ou qu’ils nécessitent une plus grande spécificité. Des mesures administratives ont été prises à l’égard de certaines collections de jetons non fongibles bien connues dont l’enregistrement est en attente aux États-Unis. Dans un cas particulier, l’USPTO a contesté la spécification des produits et services, plus particulièrement le fait que les expressions « produits de collection numériques », « illustrations numériques » et « fournir un site web qui met en vedette un marché en ligne permettant d’échanger des produits de collection numériques » ne sont pas définies et qu’elles doivent être clarifiées, car elles ne précisent pas la nature des produits et/ou des services. Les révisions formulées par l’examinateur suggèrent, entre autres, de modifier ce libellé pour préciser l’appellation commerciale commune ou le nom générique du produit ou si les produits n’ont aucune appellation commerciale commune ni nom générique qui décrit le produit, d’en indiquer le but principal ou les usages prévus. Par exemple, les « produits de collection numériques dans la nature des fichiers images téléchargeables qui contiennent des marchandises {indiquer l’objet ou le domaine, c.-à-d. des cartes à échanger, des œuvres d’art, des mèmes, des chaussures de sport, etc.} sont authentifiées par des jetons non fongibles (JNF). » 

En outre, les déposants peuvent se questionner sur leur emploi, plus particulièrement si les demandes de marques de commerce ont été déposées de façon proactive et en anticipation de l’éventuelle mise sur le marché d’une collection de JNF. En plus de l’examen des mesures administratives qui ont été prises, les examinateurs ont exprimé des préoccupations concernant les exemples présentés pour des « produits de collection numériques » et « des produits de collection numériques vendus en tant que jetons non fongibles. » Par exemple, les exemples fournis étaient considérés comme étant de « simples éléments d’information » et même si les échantillons comprennent un lien vers une page sur laquelle il est possible d’acheter un élément de la collection du déposant, ce lien vous redirige vers une tierce partie externe et ne démontre pas que la marque ayant fait l’objet du dépôt est employée en relation avec les produits. Dans un même ordre d’idées, pour les services, des interrogations peuvent être soulevées sur la question à savoir si le déposant fournit des services pour d’autres. Au Canada, même si des exemples d’emploi ne sont pas exigés pour enregistrer une marque de commerce, la marque doit être employée avec les produits et/ou les services précisés dans la demande, faute de quoi les demandes pourraient être annulées.

Dans d’autres compétences, les tribunaux se sont efforcés d’aborder et d’établir un précédent concernant la question à savoir si et comment les JNF peuvent et doivent être protégés, plus particulièrement lorsque les marques réputées du « monde réel » ont revendiqué une violation. Comme nous l’avons mentionné dans un article précédent, même si les poursuites judiciaires mènent à une nouvelle orientation sur la façon de composer avec ces actifs numériques par rapport à une violation de propriété intellectuelle dans le monde physique, le débat portera sur un grand nombre de ces considérations de revendication de violation conventionnelle, surtout à l’égard de la probabilité d’une analyse quant au risque de confusion. Plus particulièrement, ce genre d’analyse demande de considérer la question à savoir si le JNF fonctionne comme un instrument utilisé pour authentifier la propriété d’un objet du monde réel, ou s’il représente ou agit effectivement comme un actif virtuel en soi. Plusieurs demandes de marques de commerce sont toujours en attente d’examen par le personnel du bureau américain des marques de commerce et l’enregistrement et le dépôt des données sont effectués à un rythme inquiétant. 

Protéger votre marque dans le métavers

Tel que mentionné plus haut dans le texte, il sera plus difficile d’identifier les contrevenants dans le métavers que dans le monde réel. Plusieurs titulaires de marques se fieront sur les plateformes utilisées pour identifier et éliminer les contrevenants, ce qui nécessite souvent une preuve de marque enregistrée. Par conséquent, le dépôt d’une demande acceptable de marque de commerce, compte tenu des questions susmentionnées concernant l'examen, est une première étape pour protéger votre marque dans le métavers.

Il existe très peu de précédents juridiques concernant le métavers et la protection qui est accordée à une marque qui possède un vaste portefeuille de marques de commerce. La question à savoir si les enregistrements de marques de commerce pour les produits et/ou les services « du monde réel » d’une marque s’étendent au métavers demeure à confirmer; nous pourrons probablement l’observer au cours des prochains mois. 

Les marques doivent être stratégiques et considérer les marques de commerce qu’elles emploient ou prévoient d’employer dans le métavers, sur une plateforme connexe et/ou sur un marché numérique. Violer un contenu virtuel peut nuire à la réputation d’une marque et impacter les consommateurs au-delà du monde numérique. Un commentaire sur la disparition graduelle du métavers et le fait qu’il est moins lucratif qu’auparavant ne devraient pas dissuader un titulaire de marque qui s’engage actuellement dans le métavers ou prévoie de le faire à prendre les mesures appropriées pour se protéger encore plus dans l’espace virtuel.

Dans le troisième et dernier article de cette série, nous poursuivrons notre discussion sur les potentielles contraventions et violations de droit d’auteur qui accompagnent les JNF, ainsi que sur les droits particuliers associés à leur création, leur transfert, l’octroi d’une licence à leur égard et leur vente, en plus des répercussions et des questions qui découlent des travaux dérivés et des arènes connexes.