L’IPIC demande à Industrie Canada de clarifier la législation sur le privilège agent-client

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(OTTAWA) Le 3 février 2022 – La décision rendue en novembre 2021 par un protonotaire de la Cour fédérale dans l’affaire JANSSEN Inc. et MITSUBISHI TANABE PHARMA Corporation c. SANDOZ CANADA Inc. (2021 CF 1265) comporte une interprétation des modifications apportées en 2016 à la Loi sur les brevets pour accorder un privilège de protection aux communications entre un agent de brevets et son client (paragraphe 16.1 de la Loi sur les brevets). La Loi amendée étend la notion de privilège de protection à ces communications de la même façon que le sont les communications visées par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire. En plus, la Loi décrit désormais les conditions des communications qui peuvent être protégées, y compris le libellé suivant qui couvre toutes les communications entre l’agent de brevets et son client : « les communications qui visent à donner ou à recevoir des conseils en ce qui a trait à toute affaire relative à la protection d’une invention. » (soulignement ajouté)

La décision du protonotaire précise que ce privilège se limite exclusivement aux communications entre un agent de brevets et son client qui concernent la protection de l’invention du client et ce, dans les limites de la portée restreinte des enjeux de poursuite.

« Les travaux considérables effectués pendant des décennies par les membres de l’IPIC et les fonctionnaires fédéraux ont mené aux modifications apportées à la Loi sur les brevets en 2016. Nous ne croyons pas que cette décision cadre dans l’intention des parlementaires qui ont créé un privilège agent-client ou dans le libellé législatif relatif au privilège conféré à l’agent », dit Adam Kingsley, chef de la direction de l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada.

Bien que cette décision ait été prise par un protonotaire, son interprétation restera en vigueur jusqu’à ce qu’un juge de la Cour fédérale la renverse ou que le Parlement adopte un amendement de clarification à la Loi sur les brevets. L’IPIC n’est pas en mesure de prédire quand un juge pourrait considérer la question de la portée du privilège conféré à un client et à son agent de brevets; par conséquent, l’IPIC a amorcé des travaux de représentation axés sur la recherche d’une solution avec des fonctionnaires fédéraux d’ISDE, le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie (ISI) et d’influents députés. Le Comité de réglementation professionnelle de l’IPIC a déjà présenté au gouvernement un document d’information ainsi que la recommandation de l’IPIC concernant un amendement législatif

La décision a eu une incidence négative sur le paysage des entreprises qui exploitent depuis plus de cinq (5) ans dans un système dans lequel elles présument que leurs communications avec les agents canadiens de brevets et de marques de commerce sont confidentielles et protégées en vertu d’un privilège, sauf si le client y renonce. Par conséquent, l’IPIC a également recommandé que l’honorable François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, publie à court terme une note ministérielle qui clarifie l’intention du gouvernement d’octroyer un privilège aux agents de brevets et aux agents de marques de commerce dans la législation qui leur est respectivement applicable.

« Les services offerts par les agents canadiens de brevets et de marques de commerce ne se limitent pas uniquement à la préparation et au traitement des demandes, mais aussi aux procédures après délivrance, notamment les opinions sur la validité et la violation de droits de brevets du client de l’agent et des tierces parties », dit Louis-Pierre Gravelle, président de l’IPIC et associé du cabinet Bereskin & Parr LLP.

1. Gravelle ajoute que « l’agent professionnel canadien doit compléter une formation rigoureuse et réussir tous les examens requis pour satisfaire les conditions d’agrément et de qualifications nécessaires pour offrir, entre autres, des opinions concernant la validité et la violation des droits, en plus de veiller à ce que les communications entre un agent agréé et son client soient confidentielles et demeurent protégées. »

Le fait d’impliquer un avocat dans des communications confidentielles entre un agent et son client ne protègera pas les communications antérieures à la date de mise en place de la législation conférant un privilège agent-client; cependant, des coûts inutiles s’ajouteront pour les entreprises qui tenteront d’obtenir des conseils du genre à l’avenir. Cette augmentation des coûts aura une incidence disproportionnée pour les inventeurs uniques et les petites et moyennes entreprises au Canada en leur refusant l’accès au système judiciaire et aux conseils stratégiques opportuns pour les aider à développer les affaires.

L'IPIC demande à Industrie Canada de clarifier le plus rapidement possible l’intention des parlementaires qui ont créé la législation pour minimiser tout préjudice causé aux entreprises innovatrices canadiennes à court terme.

Personne-ressource de l’IPIC : Christina Locmelis, Directrice des communications et services aux membres, par courriel à l’adresse clocmelis@ipic.ca