Stratégies pour communiquer avec les inventeurs pendant le traitement des demandes de brevet

Adapté d’un webinaire de l’IPIC, le 26 septembre 2023, animé par Richard Mar, Ilya Kalnish et Tamara O’Connell

Au cours du traitement d’un dossier de demande de brevet, un agent communique régulièrement avec un ou plusieurs inventeurs d’une demande en question. La forme de communication peut varier selon divers facteurs, notamment la taille et la sophistication du client et/ou des inventeurs.

Les considérations suivantes visent à déterminer où les clients sont soit des inventeurs individuels, soit de petites entreprises, comme des entreprises en démarrage.

Discussions préalables au dépôt

Un certain nombre de sujets peuvent faire l’objet de discussions avant le dépôt, comme la compréhension des affaires de votre client, l’explication des droits de brevet, la discussion de considérations de confidentialité et la discussion des implications des collaborations, des coentreprises et des consultants.

Comprendre les activités de votre client peut comprendre l’étape de l’entreprise et la façon dont cela peut avoir une incidence sur les droits, les objectifs de demande de brevet, l’état actuel de l’industrie, les avantages d’une demande de brevet et les plans de commercialisation et de divulgation.

Expliquer les droits de brevet peut inclure la clarification d’une idée fausse commune que les clients ont en commun, à savoir que les brevets donnent le droit de pratiquer une invention, l’identification de caractéristiques inventives, l’explication que les caractéristiques inventives peuvent ne pas être des « brisures de terre », mais plutôt de petites améliorations, et la discussion des exigences générales d’une invention (par exemple, utilité, nouveauté, non-évidence, etc.).

Les considérations relatives à la confidentialité peuvent comprendre la discussion du contrôle de l’information et la mise en place de mesures de protection adéquates pour prévenir la divulgation accidentelle et/ou le vol de celle-ci, l’encouragement à l’utilisation d’ententes de non-divulgation, l’explication que la « divulgation » d’une invention peut se produire de nombreuses façons différentes et l’explication que même si le Canada et les États-Unis (entre autres) ont des délais de grâce à l’égard de la divulgation.

Il est possible de discuter de la détermination et de la discussion d’arrangements ou de circonstances qui pourraient donner lieu à des collaborations, à des coentreprises et à des services de consultation, y compris leurs effets sur les droits de brevet, les droits de propriété et les options d’application de la loi.

Divulgation de l’invention

La divulgation de l’invention et les renseignements connexes nécessaires à la préparation et au traitement d’une demande de brevet peuvent prendre diverses formes.

Les objectifs de cette divulgation comprennent l’identification de l’invention, l’identification du problème à résoudre par l’invention ainsi que la solution à ce problème, l’identification de l’état de la technique ainsi que les moyens normalisés d’aborder le problème cerné, la simplification de ce processus à l’aide de formulaires normalisés et de systèmes de notation (par exemple, pour identifier les inventions qui seraient idéales pour breveter) et la discussion sur l’inventeur.

Rédaction

Il y a un certain nombre de facteurs liés à la rédaction qui devraient être pris en considération, y compris la gestion des efforts et des coûts de rédaction, la prise en compte des coûts associés à l’obtention d’une plus grande portée de protection, expliquant que la rédaction de revendications étroites (et potentiellement « inutiles ») qui peuvent être permises peut être facile et que le processus de rédaction peut être itératif.

Afin de gérer les coûts liés aux efforts de rédaction, vous pouvez essayer d’utiliser autant de « connaissances » de prérédaction que possible, en vous appuyant sur des documents d’antériorité et en regroupant la rédaction, si possible.

Dépôt

Vous pouvez présenter différentes options de dépôt à votre client, y compris les demandes provisoires, les demandes régulières, les demandes PCT, les prorogations, les demandes complémentaires ou d’autres stratégies de dépôt « créatives ». Les stratégies de dépôt créatives peuvent comprendre l’utilisation de dépôts à deux voies en Chine/TW, le processus de l’ATDB et le processus de la voie 1.

Lorsqu’un client peut présenter une demande de brevet à l’étranger, il peut discuter de la gestion des dossiers déposés à l’étranger, y compris la sélection des territoires comme décision d’affaires en fonction du lieu d’affaires, de la fabrication, du marché cible de votre client et de l’emplacement des titulaires de licence potentiels. Vous voudrez peut-être également discuter des demandes PCT ainsi que des exigences en matière de traduction et des coûts connexes.

Comme on l’a vu plus haut, la valeur d’un brevet peut être considérée comme une combinaison de facteurs commerciaux, de facteurs techniques, de facteurs externes et de considérations juridiques. Les facteurs commerciaux peuvent inclure l’importance du marché, la valeur stratégique et les cycles de vie des produits. Les facteurs techniques peuvent inclure les avantages technologiques, l’état du développement, la complexité, la contribution concurrentielle et la disponibilité des solutions de rechange. Les facteurs juridiques peuvent inclure la portée de la revendication, la détectabilité et les facteurs liés à l’application de la loi. Les facteurs externes peuvent inclure l’industrie pertinente et le paysage concurrentiel.

Poursuite

Pendant la poursuite, vous pouvez éviter d’utiliser le jargon juridique pour expliquer des concepts importants, utiliser des analogies, le cas échéant, expliquer le rôle de l’inventeur dans le processus de poursuite et discuter des compromis associés à la rapidité de la poursuite et à l’étendue des revendications.

Des exemples d’analogies peuvent comprendre l’explication du rôle de l’examinateur de brevets en tant que gardien et la façon de présenter des concepts juridiques complexes à des inventeurs ou à des chefs d’entreprise non formés en droit (par exemple, des actions administratives « antérieures » ou « finales »).

Monétisation et coûts

Une compréhension des objectifs de monétisation de votre client est importante pour fournir des conseils appropriés sur la stratégie en matière de brevets. Votre client peut avoir une stratégie de retrait, dans laquelle attirer des investissements ou obtenir de la valeur est un objectif clé. Votre client pourrait être principalement intéressé à développer un flux de revenus en délivrant des licences ou en vendant des actifs de brevets. Par ailleurs, votre client pourrait être intéressé à influer sur le marché ou l’industrie en imposant des obstacles à l’entrée.

Les discussions sur les coûts sont importantes et peuvent varier selon un certain nombre de facteurs. Vous voudrez peut-être déterminer les périodes appropriées pour discuter des coûts, fournir des estimations de coûts, fournir des estimations de coûts à vie, suggérer des moyens d’économiser les coûts, envisager des stratégies de facturation et discuter de la croissance du portefeuille.