Nettoyer le placard : la Commission des oppositions des marques de commerce examine le registre

L’article 45 de la Loi sur les marques de commerce a généralement permis aux requérants et aux opposants d’enregistrements d’une marque de commerce d’éliminer le « bois mort », c.-à-d. des marques de commerce non employées et abandonnées qui figuraient au registre des marques de commerce. Ce processus était généralement réservé aux parties pour commencer une demande et surveiller l’état du registre.

En décembre 2024, la Commission des oppositions des marques de commerce (COMC) a été informée d’un projet pilote qui permettrait à la COMC d’introduire des procédures en vertu de l’article 45. Son effet? La COMC peut supprimer du registre les éléments inutiles sans attendre que des requérants ou des opposants introduisent la procédure.

Bien que cela ait toujours été possible en vertu de la loi, il s’agit d’un changement opérationnel pour la COMC. Cette dernière a publié un énoncé de pratique et une directive pour leur nouveau processus, lesquels sont tous deux disponibles en ligne.

Nouvel horizon

Le projet pilote permettra à la COMC d’envoyer 200 avis aux agents (et propriétaires, au besoin) de manière aléatoire entre janvier et mars 2025.

À condition qu’ils soient inscrits au registre depuis plus de trois ans, les enregistrements seront choisis au hasard dans les catégories suivantes :

• - enregistrements fondés sur l’emploi;
• - enregistrements fondés sur l’emploi projeté pour lesquels une déclaration d’emploi a été produite;
• - enregistrements fondés sur l’emploi et un enregistrement à l’étranger;
• - enregistrements fondés sur plusieurs raisons;
• - autres enregistrements inscrits depuis plus de trois ans.

Le registraire peut refuser de donner l’avis prévu à l’article 45 s’il y a une bonne raison de le faire. Les bonnes raisons sont déterminées au cas par cas. Selon l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), une liste non exhaustive de ces raisons comprend :

• l’enregistrement de la marque de commerce fait déjà l’objet d’une procédure en vertu de l’article 45 en cours devant le registraire ou en appel;
• moins de trois ans se sont écoulés depuis la date du dernier avis prévu à l’article 45 dans les affaires où la procédure a mené à une décision finale en vertu de l’article 45;
• le registraire considère que donner un avis prévu à l’article 45 serait futile.

Ma marque a été sélectionnée – et maintenant?

Si la marque est sélectionnée au hasard, le propriétaire ou l’agent de la marque devra fournir une preuve d’emploi ou de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi dans sa réponse. Les propriétaires disposent de trois mois pour fournir une preuve d’emploi au registraire.

En se fondant sur la preuve fournie, le registraire peut offrir de mettre fin à la procédure en vertu de l’article 45, avec le consentement du propriétaire ou si le propriétaire supprime certains produits et services, au besoin.

Si le registraire n’est pas initialement convaincu qu’il y a emploi même après avoir examiné la preuve, le propriétaire de la marque de commerce peut avoir à déposer des observations écrites ou envisager de comparaître pour une audience devant la COMC.

Les autres étapes procédurales sont décrites dans l’énoncé de pratique pertinent.

Points à retenir

Si vous êtes l’agent ou le propriétaire d’une marque de commerce déposée, c’est le moment idéal pour vous assurer que cette marque de commerce est employée au Canada. 

En ce qui concerne les produits, cela signifie de vendre des produits en liaison avec la marque de commerce déposée, comme d’inclure la marque de commerce sur les emballages, sur les reçus remis au moment de l’achat ou sur les produits eux-mêmes.

L’emploi en liaison avec des services désigne la présentation de la marque lors de l’exécution des services, ou dans l’annonce des services (tant que les services sont prêts à être exécutés au Canada).

Prendre les mesures nécessaires pour assurer l’emploi des marques de commerce permettra aux propriétaires d’être prêts à faire face à toute étape future de ce projet pilote, ainsi qu’aux procédures en vertu de l’article 45 introduites par des tiers.